¿Quién ha robado mi marca?

La problemática asociada a una  gestión incorrecta del registro de marcas en países extranjeros y, en concreto en China, es un tema recurrente y en el que, a mi modo de ver, la labor preventiva del abogado desempeña un papel clave para ahorrar costes y múltiples quebraderos de cabeza a cualquier empresario que se plantee exportar o iniciar su actividad en un país fascinante y rico en oportunidades, pero también desconocido y complejo, como es China.

Son muy frecuentes las veces que un empresario o inversor se pone en contacto con nosotros para decirnos que le han “robado” su marca en China y que su agente o distribuidor le exige un “rescate” por ella para poder seguir utilizándola como propia en este país.

A continuación os resumo algunas cuestiones/recomendaciones que según nuestra experiencia son claves para prevenir y evitar problemas futuros relacionados con el registro de una determinada marca comercial en China:

1.-  Registrar la marca antes de iniciar las labores comerciales en China. 

Una vez tomada la decisión empresarial de hacer negocios en China, es recomendable proceder ya en ese momento al registro de la marca sin esperar a tener el primer contrato allí, puesto que el nivel de riesgo es mucho mayor una vez que se hayan establecido ya contactos en el país, especialmente en ferias o a través de agentes o distribuidores locales.

Debemos recordar o tener en cuenta cuestiones como las siguientes:

-  En China rige el principio de first  to file que otorga prioridad al primero que registre la marca. Una vez que se inicie el proceso de inscripción y las autoridades chinas (CTMO) notifiquen mediante la carta de aceptación (letter of acceptance) la otorgación de dicha marcha, a quien le haya sido concedida tendrá prioridad sobre cualquier persona que intente registrarla después con posterioridad. 

-  El coste de solicitar el registro de forma preventiva antes de entrar en el país siempre será, además, mucho más económico que los costes asociados a la recuperación del control de la marca en cuestión (lo que en muchos casos resulta prácticamente imposible) en el caso de que alguien la haya inscrito allí antes que nosotros. 

2.- Contactar con un agente de registro autorizado.

El registro de marcas en China para todos aquellos que no tengan residencia o domicilio social en el país, se tiene que hacer obligatoriamente a través de un agente local de registro, acreditado legalmente para ello. Este punto es fuente inagotable de engaños así que hay que comprobar que se contrata a la persona legalmente autorizada para proceder al registro de la marca ante las autoridades chinas. Podéis encontrar listas de agencias autorizadas en la página web del CTMO. 

3.- Registrar la marca tanto en español como en chino mandarín. 

El registro de la marca debe hacerse no sólo con los caracteres romanos sino también con los caracteres chinos. Este es un error muy común cuando se registran marcas en países con caracteres idiomáticos distintos como ocurre a menudo en países como China, Israel, Egipto, Japón, Rusia, etc., y que puede complicar mucho el posicionamiento futuro de nuestra marca en el mercado.

Aunque pueda resultar complicado inicialmente traducir o adaptar fonéticamente nuestro nombre comercial al chino mandarín, lo cierto es que hacerlo al inicio de todo el proceso le será también útil al cliente para conocer mejor su marca y su significado, y evitará así situaciones complicadas respecto a la posibilidad de que sean terceras personas las que adapten libremente nuestro nombre a la fonética y caracteres chinos, o que incluso copien fonéticamente el nombre como le ocurrió en su día a la empresa Air Jordan o a la firma francesa Hermès, entre otras.

4.- Ampliar el registro a territorios como Hong Kong, Macao o Taiwán.

Si tenéis como objetivo comercial Taiwán, Macao o Hong Kong se requieren, además, procedimientos adicionales respecto al registro de la marca, no basta con el registro común en mainland China. 

5.- Registrar la marca en la aduana. 

Aunque no es obligatorio, es muy recomendable registrar la marca también en la aduana China, esto permite que se controlen todos los productos que se importen y exporten y se detecte con mayor facilidad si se está haciendo un uso inadecuado o indebido de nuestra marca.

Por último, pero no por ello menos importante, no podemos dejar de recomendaros que busquéis el asesoramiento de un profesional ya sea un abogado o agente especializado que esté autorizado para realizar registros en China a fin de que os ayude en todo el proceso.

Esperamos que el presente artículo os haya servido de ayuda. Para todos aquellos que ya estéis sufriendo el “secuestro” de vuestra marca o necesitéis información adicional sobre el tema podéis contactarnos a través del cuestionario de nuestra web LB GLOBAL o nuestro email: info@lb-global.com , quedamos a vuestra entera disposición para ayudaros en todas aquellas dudas y cuestiones adicionales que podáis tener.